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海外高价值专利问答录 之一

来源:上海大卫雷文知识产权代理有限公司     发布时间:8/15/2023 8:58:14 PM

我昨天和朱律师一起到了嘉定,打算在拜访客户前先去上海汽车博物馆看下国车生活展,据说这是他们举办这样的车展。客户邱总知道后,发微信给我,说他们也有产品正在博物馆展出,他可以过来给我们当导游,我高兴地答应了。不一会儿,邱总就到了,和他一起来的还有客户设计部的黄工,他们俩都戴了口罩。

邱总:梁老师,我和黄工很高兴和你们一起参观车展,我们往里走吧,边走边聊。这次请你们来,是因为我们的产品有一个订单正准备销往海外,我们的海外经销商提出在经销合同上增设侵权风险条款,他们的意思是如果产品在海外被控专利侵权的话,侵权责任由我们承担,您看这里有什么法律问题吗?

我:这个订单涉及的产品申请过中国专利吗?针对这个产品调查过出口国的专利侵权风险吗?

邱总:这个要问下法务部了,似乎没有调查过相关外国专利,这个产品申请过一些中国专利,具体情况黄工比较清楚。

黄工:这个产品已经申请了3件中国专利,就是和你们所合作的中国代理公司写的,我们希望能够就这个产品再多申请一些专利,比较好是能产生高价值的专利。

我:邱总,我建议做出口国的专利侵权风险调查,以评估可能的侵权风险,从而谨慎地处理经销合同上的相关条款。另外,请问黄工,您希望专利有怎样的高价值呢?

邱总:好的梁老师,下午回公司后,请您会同法务部一起确定怎么做专利侵权风险调查。黄工,我也想听听什么是高价值专利?

黄工:梁老师,我听说海外的专利诉讼标的都很高,那么这些专利是不是高价值专利呢?

我:普华永道会计师事务所每年会发布《美国专利诉讼报告》,在赔偿金额较高的10起美国专利诉讼案件中,Idenix诉Gilead案保持首位,高达25.4亿美元,虽然2018年2月联邦地方法院改判此案;此外,赔偿额在500万美金上下的侵权案件非常多,这些涉案专利当然对专利权人有很高的价值。

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邱总:Gilead是做新冠研究“瑞德西韦”的那家公司吗?在美国生物医类公司的专利诉讼是不是较多?总的诉讼金额较大?

我:您说得很对,Gilead就是做“瑞德西韦”的那家公司。生物医科技类的公司专利诉讼量在美国只能排第二,消费品行业的美国专利诉讼总量和总金额是较大的,而电子产品排第三。所以,美国专利对很多公司的价值就在于保护研发投资产生的发明,防止竞争者抄袭产品特征或蚕食市场份额。那么每件美国专利有多大价值呢?涉诉专利平均每件赔偿500万美金,还不包括市场额度。

邱总:市场额度怎么讲?

我:专利的用途之一就是通过公开技术方案取得一段时间的市场垄断,专利权人通过法律手段排除竞争对手生产销售相同或等同的产品,通过产生利润的知识产权收益为公司创造财富。而这个市场额度往往比诉讼的赔偿大得多。另外,您刚提的海外出口风险的事,如果申请了海外专利也有好处。

邱总:此话怎讲?

我:我们事务所也帮中国客户处理过一些“亚马逊”侵权案件,在这些海外案件中,投诉人会用自己的美国专利投诉我们中国客户在“亚马逊”平台上售卖产品专利侵权,从而令“亚马逊”平台下架我们客户的产品,使客户产品无法在平台上继续销售。如果客户产品有授权的美国专利,那么在与投诉方和“亚马逊”平台的沟通中会有很大的优势,很可能在做好了专利侵权分析证据的情况下很快恢复产品上架。这个逻辑也同样适用于您关心的这个订单的海外风险。

邱总:我基本明白了。

朱律师:我补充一下,申请美国专利的第三个价值就是防御竞争者的侵权主张或诉讼以维护公司的现有业务,或者通过交叉许可实现业务自由。

黄工:那说了这么多,能不能帮我们公司对这个产品再多申请一些专利呢?我们设计部就这类产品还构思了一系列产品,怎么形成整体的专利保护呢?

我:我们可以通过海外高价值专利的筛选和培育来解决您的需求,不过这需要很多部门的配合,不仅需要产品设计部在技术先进性上提供支持,还需要市场部提供市场和竞争情况以使专利技术的挖掘能切入市场的痛点、帮助企业以用户为中心做好产品,另外高价值专利还需要满足企业的经营战略或经营方针,接着也是较重要的是要实现专利的法律价值,高价值专利是更稳定的专利,能经受住专利授权后的各种考验,比如专利无效或诉讼。

黄工:具体的海外高价值专利筛选和培育等下午到了公司,看了具体的系列产品再帮我们提出解决方案吧,我们先进展厅参观吧?

我们于是往展厅内走去。(待续)

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